2014年6月27日 星期五

發明專利進步性判準的演進

發明專利進步性判準的演進
(原文刊載於北美智權報第108期:發明專利進步性判準的演進
增添2010年USPTO公告新版顯而易見性審查指南相關內容
陳宜誠律師,東吳法學碩士/台大電機碩士

要判斷一項專利是否具有「進步性」是很複雜的,為避免產生「後見之明」的偏差,智財局或法院不妨參照美國司法所揭示的判斷標準與闡明,在判決時更要提供「一般常識」或「背景知識」的佐證資料,擁有明確論述與佐證資料的判決,不但能服人也可避免無謂紛爭。

大家都知道一個技術上的創新發明,若要申請到專利,就要通過專利局對於其之利用性、新穎性與進步性,所謂「專利三性」的審查。發明的「利用性」,指的是該等技術可以量產,而能為社會大眾所利用。而其「新穎性」,是指其技術內涵中,有不屬於已經存在的技術(又稱先前技術),或已經揭露的技術內容(註1),也就是說,該發明含有新的技術內容,而發明人揭露其給社會大眾知曉,社會大眾由不知到知,而有所得,專利局似乎就應代表大眾授予申請人專利證書,以為回報。

但並非對既有技術有所突破,與之有所不同的「新」發明(即具備「新穎性」,Novelty),都能取得專利權的保護,該發明還必須該發明和既有技術相比較,有達到一定之進步程度,即具備「進步性」,才能得到專利權的保護(註2)。否則,任何人對於既有技術做出小幅的調校或簡易置換,若就可以得到專利權的保護,而能壟斷市場專有其利益至少十餘年,顯非妥適之舉。而此「進步性」的判斷,在歐洲稱之為「創造性」(Inventive Step),在美國稱之為「非顯而易知性」(Non-Obviousness)。

非顯而易見性(即進步性)的審查,有可能於專利局(申請時與被舉發時)與法院(獲證後)進行,但因為其包含了(1)先前技術(Prior-Art)、(2)熟習該發明所屬技術領域之通常知識者、(3)非顯而易知(即我國審查基準所謂的「所能輕易完成」)等因素的判斷,由於這些因素很難有一個客觀的定義,所以在專利審查與複審的過程中,一直是一個較具爭議的階段。

美國司法採用判例法則(Case Law),美國法院藉由個案的審理與判決,揭示了各類判斷非顯而易知性之原則與測試法則,對非顯而易知性提供了判斷的標準,包括了Graham案所揭示之判斷法則,TSM教示測試法則,以及KSR 案所闡示之判斷標準等。以下筆者就這些美國聯邦法院判例,以及美國專利商標局(USPTO)依據該等判例,修訂其對於非顯而易見性(即進步性)的審查基準要項,做一簡要的介紹,以饗有興趣一窺究竟的讀者。

北美智權公司近期亦將針對一般發明人與研發人員,推出一系列的「專利基礎」、「迴避設計」、「保護技巧」與「研發創新」等多門線上課程,以深入淺出並配以實例講解的方式,來教導各位發明人,從認識專利開始,進而活用專利,再來創造更多的專利,取得事業的成功。完成該等教育訓練學程後,學員能由解決實際工作中所碰到的問題開始,進行系統化的技術研發與創新,還能借鏡他人並放大既有成功經驗,更可以專利等智財保護方式,將該等發明創見保護好,並進行全球專利布局,以獲取最大商業利益,敬請期待。

Greenwood 案-非顯而易知性

在西元(下同)1850年的Hotchkiss vs. Greenwood, 52 U.S. 248 –(1850)案(下稱Greenwood案)中,Hotchkiss、Davenport與Quincy先生將一個陶土做的門把(clay doorknob)申請了專利並獲證。

圖一、Hotchkiss、Davenport與Quincy的專利

圖片來源:USPTO

Greenwood先生也製造了類似的門把,而被Hotchkiss等三人控告侵權。Greenwood先生抗辯說,Hotchkiss等人的專利應該無效,因為他們的發明是顯而易見的(not non obvious),早就有很多人用陶土來燒製把手,而一般的門把是金屬或木頭製的,Hotchkiss等人只是把陶土用在標準的門把製造程序而已。

美國聯邦最高法院在該Greenwood案判決認為,「僅簡易置換所用材料為另一已知材料,而沒有超越一般熟習該等技術普通智識人士的技術能力與智能所得,是不能被專利的」(”the mere substitution of one known material for another without some technical skill and ingenuity beyond that possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business is not patentable”),而創設了此一非顯而易見性的判準,判決Greenwood勝訴,而該Hotchkiss等人的專利無效(註3)。

Graham案-判斷要素

1952年美國專利法第103條就將上述判例納入法律明文,規定一件發明為了要能獲准專利必須要是非顯而易知的(Non-Obvious)。也就是說,就整體觀之在發明完成時,發明與先前技術間之差異對於習知技藝人士必須是非顯而易知的。但是,這時法院還沒有提出比較具體的進步性判斷操作標準(測試法則,Test),以供大眾自我檢測,以求滿足法院判決結果的可預測性。

美國司法藉由判例,提供大眾這些測試法則的原因是,如果大家在上法院爭訟前,就能明瞭法院的判斷標準,也能自行操作測試法則,合理預測其勝訴或敗訴的可能,那麼原告除非穩握勝券,否則不會輕易提訴;而被告發現敗訴可能性很大,或者上訴翻盤的機率實在不高,也會儘速與對方和解撤訴,這樣就能快速達到法院息訟止紛的效果,並建立司法判決的權威性。

在1966年Graham v. John Deere, 383 US 1, 17-18, 148 USPQ 459, 467案(下稱Graham案)判決中,美國聯邦最高法院就提供了如此的一個測試法則。

Graham先生申請了兩個與「犁柄安裝系統」(plow shanks mounting system)有關的專利,各於1950年(如圖二)與1953年(如圖三)獲證。

圖二、Graham的第1個專利
圖三、Graham的第2個專利

圖片來源:USPTO

Graham先生提告John Deere公司所生產的耕作機具,因侵害其第二個專利而侵權。而John Deere抗辯說,Graham先生專利所揭露的技術內容不符合非顯而易知性,應該無效。John Deer則主張說,Graham的第二個專利,熟習該類技術者應該可以由先前技術(1951年申請之「倫科夾」“Glencoe clamp” 專利,如圖四)與Graham的第一個專利,輕易組合而得,並無進步性。

圖四、「倫科夾」“Glencoe clamp” 專利

圖片來源:USPTO

美國最高法院該Graham案判決中,確認美國聯邦第8巡迴上訴法院John Deere 勝訴判決,並認定Graham先生的第二個專利為無效,就藉此案創設了審查非顯而易知性的幾個判斷要素(factors),為爾後法院進行非顯而易知性判斷的操作標準︰
  1. 決定先前技術之範圍及內容;
  2. 確認先前技術與申請專利範圍之差異;
  3. 確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準;
  4. 評估做出「輔助性判斷因素」(secondary consideration)之證據。
此即成為美國法院實務用來確認與決定美國專利法§103條(a)項非顯而易知性之所謂「Graham要素」判斷法則(註4)。其中所謂「輔助性判斷因素」(secondary consideration),有翻譯成「第二層考量」或「次要考量因素」者,係指發明雖係先前技術的簡易組合,但例外具有進步性(非顯而易知)的情況,例如結果具有原來大家都無法預期的功效,或者克服了技術偏見(業界從來都不認為往這技術發展方向繼續進行,能夠解決問題)(註5)。

美國CAFC之TSM標準

然而,由於大部分的發明都是基於先前技術的改良,因此法院對於申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者,申請當時會不會或能不能也輕易做出同樣發明的判斷,常常容易落入所謂的「後見之明」而否定了發明的非顯而易知性。1982年美國國會通過法源,正式設立「聯邦巡迴上訴法院」(Court of Appeals for Federal Circuit;簡稱CAFC),其理由之一,就是要將不同法院對待專利的標準趨於全國一致性。

因此,CAFC就創設了「教示、建議及動機」檢測法(Teaching, Suggestion, or Motivation, 簡稱TSM),試圖釐清何謂「非顯而易知」並用來防止後見之明,長期以來已為USPTO審查先前技術中,已知元件之組合是否符合專利法第103條(a)非顯而易知性之分析方法。

根據此TSM測試方法,美國專利法第 103 條所規範的顯而易知性,
  1. 是以結合或修改兩篇或兩篇以上的引證文件為核駁的基礎,而且引證文件會如此結合或修改的理由必須來自於引證文件本身的教示,或具有一般技藝之人士的知識所提供的教示、還有屬於暗示或隱喻的建議或動機(即TSM註6),而該等動機的來源有三:(1)發明所欲解決的問題特性;(2)先前技術的教示內容;以及(3)具有該發明所屬技術領域之通常知識者的知識,惟在此需注意的是,具有發明所屬技術領域之通常知識者,欲結合或修改引證文件的動機,可以不同於發明人的動機。
  2. 習於該項技藝者可合理預期如此做會成功註7)。
  3. 先前技術或其組合必須有教示、建議或產生動機,以使習於該項技藝者會如此組合成符合該請求項所有的技術特徵之產品,而這些將先前技術組合成如請求項的技術特徵,以及如此做可得到合理預期成功之「教示、建議或動機」,僅限於可於先前技術中找到者,而不是來自專利申請者自己的揭露(註8)。
另依據不可專利之表面證據情況原則,若審查人員據以核駁的兩篇或兩篇以上的引證文件,無法證明申請專利範圍所載發明是顯而易知的—亦即審查人員未成功建立顯而易見性之表面證據情況,則應核准該申請專利範圍。故顯而易知性核駁的答辯重點,主要在於爭辯兩篇或兩篇以上的引證文件,並無法或無「教示/建議/動機」如審查人員所稱加以結合,應該核准其專利註9

KSR案判決重點

美國聯邦最高法院在 KSR v. TELEFLEX (No. 04-1350) 案(下稱KSR案)的判例中,加強闡述此「顯而易見」(Obviousness)的測試規則。美國最高法院於該KSR案判決中,認為CAFC僅專依此TSM測試為據,導致以往申請人太容易獲得專利,也被過度保護,許多專利只是改良或組合舊技術,不能算是真正創新。判決文指出︰「以一般方法而非真正創新方法獲得進步的技術,若獲得專利權保護,只會阻礙進步,而專利若結合以前已知的元件,則可能剝奪發明的價值或效用。」

Teleflex公司擁有一個關於「可調[氣]踏板總成電子油門控制」(Adjustable [gas] pedal assembly with electronic throttle control)的專利(US6237565),當KSR公司將一電子感測器加入其所生產之踏板構件時,Teleflex公司即提告KSR公司侵害其專利。

圖五、Teleflex的踏板構件專利(US 6,237,565)

圖片來源:USPTO
圖六、Teleflex的專利請求項4

圖片來源:USPTO

而KSR公司則提出以下的先前技術,抗辯說將其組合即可得到Teleflex公司的專利,因此其為顯而易見而無效。
  1. Asano/淺野(可調踏板與固定支點)
  2. RIXON(可調整踏板與踏板傳感器)
  3. Smith/史密斯(在踏板的固定部件的傳感器)
美國聯邦地院判決Teleflex的專利為顯而易見而無效,Teleflex公司上訴CAFC,CAFC認為地院採用過於寬鬆的標準來認定何謂「教示/建議/動機」,裁定這些前案對於習於該項技術類別者並非唾手可得,也未曾用於解決所述的問題,因此「即使『明顯值得一試』,仍然不構成顯而易知」(even if it was “obvious to try”, this did not constitute obviousness)而推翻地院的判決,維持Teleflex的專利為有效,KSR公司隨即上訴美國聯邦最高法院。美國聯邦最高法院做出一致判決,認為CAFC 過份嚴格進行TSM的判斷,而推翻CAFC的判決並發回更審。

美國聯邦最高法院在本KSR案判決中認為,除CAFC以往所認可的「先前技術」、「問題本質」或「通常知識」必須有明示(有跡可循)的「教示、建議及動機(TSM)」外,該法院進一步認為,發明時所有領域或該專利中所載任何已知之需求或問題,均得作為將技術組合之理由

美國聯邦最高法院在該KSR案判決文中指出︰「在決定專利標的是否為顯而易知時,並非取決於專利權人的特殊動機或其宣稱的用途。重要的是該申請專利範圍客觀上所要達到的目的。若該申請專利範圍延伸至顯而易知的程度,則該申請專利範圍違反§103而為無效。得證明申請標的係為顯而易知的方式之一,係指出在發明當時存在一已知問題,而對該問題顯而易知的解決方式即包含在申請專利範圍之內…在正確的分析下,在發明當時,任何存在於該努力的領域且為該專利所欲解決之已知需求及問題者,可以作為請求項中該等元件之組合的理由…已知技術也可能有超出其主要目的之外的其他顯而易知用途,該發明所屬技術領域中具有通常知識者藉普通常識(common sense)往往能像拼圖一樣,將複數個專利之教示組合起來。…決定專利請求項中已知元件之組合的理由,通常須視複數個專利之間相互關聯的教示;設計業者已知或市場上已呈現之需求;及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之背景知識。」不論先前技術所針對的問題為何,「當欲解決之問題有設計需求或市場壓力,而且被認知到可預期之解決方案的數目有限時,該發明所屬技術領域中具有通常知識者在可掌握的技術範圍內有理由去完成該已知的選擇。若其可導致預期的成功,則該成品可能不具有開創性而僅為一般技術普通常識。在這種情況下,組合係「明顯可試」(obvious to try)的事實可能,顯示其為顯而易知而違反§103註10)。

綜上,大法官們認為CAFC上訴法院對於發明是否顯而易知的觀點過於狹隘與僵化,與專利法以及最高法院先例不符合。而大法官們也重申40年前Graham案所定下的分析框架,並特別就組合專利型的發明闡釋非顯而易知的意涵,對於CAFC發展出的TSM測試中所包含的一般性原則,實際上是加以肯定其用心良苦,不過訓誡千萬不要將這些一般性的原則轉變為一種僵化的公式而限制了發明是否顯而易知的詢問廣度,並且具體剖析於CAFC在本案中對於TSM測試之適用缺失何在(註11)。

但筆者認為此判例在日後的實際應用上,這KSR案判例可能會製造許多衍生問題,特別是來自於下列兩大範疇:
  1. 「一般常識」(common sense)的應用;
  2. 「背景知識」(background knowledge)的實際應用。
以此KSR案為例,美國最高法院強調習知技藝者於該「是否顯而易見」的分析中,是可允許使用「一般常識」和「背景知識」,作為辨別是否擁有足夠明顯的理由以組合其所提供的若干引證案,以構成某專利請求項之正當依據(“apparent reason to combine the known elements in the way a patent claims”)。該KSR 判例是這樣敘述的:「… 然而,對於某些熟悉與常見的普通項目,除了它們原本的使用目的以外,一般常識也會教導明顯的使用方法。因此,具有習知技藝者不會只受到前述的先前技術的引導而已…」。

由於此KSR案判例,允許法院使用該發明所屬技術領域中具有通常知識者所具有之「一般常識」和「背景知識」,來判斷其是否有足夠明顯理由去組合先前技術的技術特徵,以構成專利請求項,亦即判斷該等組合行為是否屬於「明顯可試」(obvious to try),以辨別該發明是否具備進步性(非顯而易知性),美國媒體多認為從此以後:
  1. USPTO更容易以非顯而易知性核駁申請案;
  2. 再審查案更容易被USPTO審定專利無效;
  3. 專利侵權訴訟程序中,被告更容易舉證證明專利無效。
2007年美國專利審查手冊之修定

針對該KSR案美國最高法院判決,美國專利商標局(USPTO)於2007年修訂的美國專利審查手冊(Manual of Patent Examining Procedure),就指示審查人員在審查「顯而易知性」時,應依據下列七項具有可操作性的規則,來考慮幾個先前技術是否可以被顯而易見地組合在一起(註12):

判斷顯而易見性的基本規則 (Obviousness Rationales)
  1. 用已知的方法將前案的元件結合,產生可以預期的結果(註13)。
  2. 將一個已知的元件單純地用另一個元件替代,而獲得可以預期的結果(註14)。
  3. 用已知的技術以相同的方式去改善類似的裝置(方法或產品)(註15)。
  4. 用已知的技術去改善一個已知而且待改善的裝置(方法或產品),而產生可預期的結果(註16)。
  5. 「明顯可試」(Obvious to try):從有限的幾個已經被指認出來而且是可以預期的方法中加以選擇,而且可以合理的預期會得到成功的結果(註17)。
  6. 在某一領域中的已知成果,有可能會在相同或其他領域中,基於它在設計上的優點或它所引起的市場需求,而產生相類似的變化,如果這種變化對於該領域的習知技藝者來說是可被預期的(註18)。
  7. 當習知技藝者依據某一先前技術所揭示的教導、建議或動機(TSM),去修改另一先前技術或將幾個先前技術組合在一起,從而得到專利範圍中所申請的發明(註19)。
這邊很重要的是,美國專利商標局仍然以TSM「明確」的教示/建議/動機原則,要求審查員,若依據非顯而易見性的規定而核駁時,必須提供佐證文件,不能輕易以所謂一般常識或背景資料為顯而易知而核駁之。新增可引用一般常識與與背景知識的情況,僅限於第5款「明顯可試之解決方案」與第6款的「複製他領域成功經驗」,且都強調其應為習知技藝者「可合理預期」的變化或結果。

2010年公告新版顯而易見性審查指南

上述之2007年版的專利審查指南內容,現已併入MPEP第2143、2144兩節。而如前期文章《USPTO公告新版顯而易見性審查指南(上)》及《USPTO公告新版顯而易見性審查指南(下)》所詳述,美國專利商標局2010年9月1日又公告了新版顯而易見性審查指南(2010 KSR Guidelines Update,PDF,但基本上仍根據2007公佈的7項審查基本規則,並無更動。

但該新版指南又整理出20件判例,分別用以說明前述基本規則第1、2、5項參考指標的運用方式。另外也篩選4件判例,說明相關證據的考慮與運用原則,例如因為輔助性判斷因素而例外具有非顯而易見性,如下所示。
  • 先前技術元件的組合
判例
教示重點
英文原文
In re Omeprazole Patent LitigationEven where a general method that could have been applied to make the claimed product was known and within the level of skill of the ordinary artisan, the claim may nevertheless be nonobvious if the problem which had suggested use of the method had been previously unknown.
Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n.A claimed combination of prior art elements may be nonobvious where the prior art teaches away from the claimed combination and the combination yields more than predictable results.
Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.A claimed invention is likely to be obvious if it is a combination of known prior art elements that would reasonably have been expected to maintain their respective properties or functions after they have been combined.
Ecolab, Inc. v. FMC Corp.A combination of known elements would have been prima facie obvious if an ordinarily skilled artisan would have recognized an apparent reason to combine those elements and would have known how to do so.
Wyers v. Master Lock Co.The scope of analogous art is to be construed broadly and includes references that are reasonably pertinent to the problem that the inventor was trying to solve. Common sense may be used to support a legal conclusion of obviousness so long as it is explained with sufficient reasoning.
DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.Predictability as discussed in KSR encompasses the expectation that prior art elements are capable of being combined, as well as the expectation that the combination would have worked for its intended purpose. An inference that a claimed combination would not have been obvious is especially strong where the prior art's teachings undermine the very reason being proffered as to why a person of ordinary skill would have combined the known elements.
  • 習知元件的簡單置換
判例
教示重點
英文原文
In re ICON Health
& Fitness, Inc.
When determining whether a reference in a different field of endeavor may be used to support a case of obviousness (i.e., is analogous), it is necessary to consider the problem to be solved.
Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp.Analogous art is not limited to references in the field of endeavor of the invention, but also includes references that would have been recognized by those of ordinary skill in the art as useful for applicant's purpose.
Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.Because Internet and Web browser technologies had become commonplace for communicating and displaying information, it would have been obvious to adapt existing processes to incorporate them for those functions.
Aventis Pharma Deutschland v. Lupin, Ltd.A chemical compound would have been obvious over a mixture containing that compound as well as other compounds where it was known or the skilled artisan had reason to believe that some desirable property of the mixture was derived in whole or in part from the claimed compound, and separating the claimed compound from the mixture was routine in the art.
Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy's Labs., Ltd.A claimed compound would not have been obvious where there was no reason to modify the closest prior art lead compound to obtain the claimed compound and the prior art taught that modifying the lead compound would destroy its advantageous property. Any known compound may serve as a lead compound when there is some reason for starting with that lead compound and modifying it to obtain the claimed compound.
Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.It is not necessary to select a single compound as a "lead compound" in order to support an obviousness rejection. However, where there was reason to select and modify the lead compound to obtain the claimed compound, but no reasonable expectation of success, the claimed compound would not have been obvious.
Altana Pharma AG v. Teva Pharms. USA, Inc.Obviousness of a chemical compound in view of its structural similarity to a prior art compound may be shown by identifying some line of reasoning that would have led one of ordinary skill in the art to select and modify a prior art lead compound in a particular way to produce the claimed compound. It is not necessary for the reasoning to be explicitly found in the prior art of record, nor is it necessary for the prior art to point to only a single lead compound.


  • 顯而易見的嘗試

  • 判例
    教示重點
    英文原文
    In re KubinA claimed polynucleotide would have been obvious over the known protein that it encodes where the skilled artisan would have had a reasonable expectation of success in deriving the claimed polynucleotide using standard biochemical techniques, and the skilled artisan would have had a reason to try to isolate the claimed polynucleotide. KSR applies to all technologies, rather than just the "predictable" arts.
    Takeda Chem. Indus. v. Alphapharm Pty., Ltd.A claimed compound would not have been obvious where it was not obvious to try to obtain it from a broad range of compounds, any one of which could have been selected as the lead compound for further investigation, and the prior art taught away from using a particular lead compound, and there was no predictability or reasonable expectation of success in making the particular modifications necessary to transform the lead compound into the claimed compound.
    Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs, Inc.Where the claimed anti-convulsant drug had been discovered somewhat serendipitously in the course of research aimed at finding a new anti-diabetic drug, it would not have been obvious to try to obtain a claimed compound where the prior art did not present a finite and easily traversed number of potential starting compounds, and there was no apparent reason for selecting a particular starting compound from among a number of unpredictable alternatives.
    Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs., Inc.A claimed compound would have been obvious where it was obvious to try to obtain it from a finite and easily traversed number of options that was narrowed down from a larger set of possibilities by the prior art, and the outcome of obtaining the claimed compound was reasonably predictable.
    Sanofi-
    Synthelabo v. Apotex, Inc.
    A claimed isolated stereoisomer would not have been obvious where the claimed stereoisomer exhibits unexpectedly strong therapeutic advantages over the prior art racemic mixture without the correspondingly expected toxicity, and the resulting properties of the enantiomers separated from the racemic mixture were unpredictable.
    Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp.An obvious to try rationale may be proper when the possible options for solving a problem were known and finite. However, if the possible options were not either known or finite, then an obvious to try rationale cannot be used to support a conclusion of obviousness.
    Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc.Where there were a finite number of identified, predictable solutions and there is no evidence of unexpected results, an obvious to try inquiry may properly lead to a legal conclusion of obviousness. Common sense may be used to support a legal conclusion of obviousness so long as it is explained with sufficient reasoning.


  • 相關證據考慮原則

  • 判例
    教示重點
    英文原文
    PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc.Even though all evidence must be considered in an obviousness analysis, evidence of nonobviousness may be outweighed by contradictory evidence in the record or by what is in the specification. Although a reasonable expectation of success is needed to support a case of obviousness, absolute predictability is not required.
    In re SullivanAll evidence, including evidence rebutting a prima facie case of obviousness, must be considered when properly presented.
    Hearing Components, Inc. v. Shure Inc.Evidence that has been properly presented in a timely manner must be considered on the record. Evidence of commercial success is pertinent where a nexus between the success of the product and the claimed invention has been demonstrated.
    Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc.Evidence of secondary considerations of obviousness such as commercial success and long-felt need may be insufficient to overcome a prima faciecase of obviousness if the prima facie case is strong. An argument for nonobviousness based on commercial success or long-felt need is undermined when there is a failure to link the commercial success or long-felt need to a claimed feature that distinguishes over the prior art.

    而我國新修訂專利審查基準,基本上也是根據此些原則,提供了審查委員,如何判斷專利技術是否可由該發明所屬技術領域中具有通常知識者所輕易完成,以及該等先前技術之組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否為顯而易知之標準,並就如何判斷所請發明是否具有進步性提出判斷之步驟,例如確定發明的範圍、確定先前技術所揭露的內容、確定所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準、確認專利與先前技術間之差異等,請讀者自行參閱之,不另贅述。

    我國實務於判斷進步性時,多數僅引專利法之規定為據,即作成系爭專利是否具進步性之論斷,至於其判斷之原理原則似未予闡釋;部分判決雖交代其據以作成判斷之原理原則,然對於其涵攝之過程,並未清楚論述。例如在某些案件中,我國最高法院肯定應探究引證案是否教示系爭專利「所欲解決之問題」,以及先前技術是否提供了建議或動機,而使所屬技術領域中具有通常知識者得以將其與其他先前技術加以結合,惟該等見解最終卻僅基於引證案已各別揭示系爭專利之技術特徵,進而認定專利不具進步性。然進步性要件之判斷需以「整體觀之」為原則,且法院多未闡明或提出其認定所屬技術領域中,具有通常知識者會如此組合的教示、建議或動機的佐證資料。

    筆者認為我國法院或專利局,僅以「後見之明」整合個別先前技術之技術特徵,並未當然構成進步性之阻卻,因為發明當時必須要有「具體」教示/建議/動機存在才行。筆者更認為,為避免實務上對於進步性之判斷產生「後見之明」之偏差,如能參照美國司法實務所揭示之判斷標準與判決中所為之闡明,清楚揭示採取之具體判斷標準,並於其所據之標準以及實際之涵攝過程清楚論述,更要提供所謂「一般常識」或「背景知識」的佐證資料(不論是課本、參考書或講義都行),這樣擁有明確論述與佐證資料的判決或核駁決定才能服人,可免無謂紛爭。筆者以上建議或可提供我國法院與智慧局一些啟示。


    備註
    1. 這裡指的已經存在的技術揭露,不限於世界上任何地方存在,也不以有人讀取為必要,只要公眾有此讀取的可能即可。
    2. 參謝銘洋,《智慧財產權法》,台北市,元照,2008年10月,第122-123頁。
    3. "Unless more ingenuity and skill in applying the old method of fastening the shank and the knob were required in the application of it to the clay or porcelain knob than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skilful mechanic, not that of the inventor."  52 U.S. 248 –(1850)
    4. 我國智慧局對於進步性的審查基準,記載於第二篇發明專利實體審查基準中第三章「專利要件」之「3.進步性」,其中相對於Graham案所創設之要素,記載於3.4.1「進步性之判斷步驟」及3.4.2「進步性的輔助性判斷因素」︰
      進步性之判斷步驟︰ 
      1. 確定申請專利之發明的範圍; 
      2. 確定相關先前技術所揭露的內容; 
      3. 確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準; 
      4. 確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異;
      5. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識,判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。
    5. 進步性的「輔助性判斷因素」(secondary consideration)包括︰ 
      1. 發明具有無法預期的功效 
      2. 發明解決長期存在的問題 
      3. 發明克服技術偏見 
      4. 發明獲得商業上的成功 
    6. There must be some suggestion or motivation, either in the references themselves or in the knowledge generally available to one of ordinary skill in the art, to modify the reference or tocombine reference teachings.
    7. There must be a reasonable expectation of success.
    8. The prior art reference (or references when combined) must teach or suggest all the claim limitations. The teaching or suggestion to make the claimed combination and the reasonable expectation of success must both be found in the prior art, and not based on applicant’s disclosure.”
    9. 參 王樂民、林希彥、朱浩筠,Non-Obviousness/Inventive Step Analysis(非顯而易知性分析),2008年3月3日。
    10. 參 經濟部智慧財產局,檢討美國KSR v.Teleflex 案判決對我國審查基準之影響,2007年7月30日。
    11. 參 楊仲榮,重新定義非顯而易知-專利要件再省思(二十),2008年10月8日。
    12. 同註3。
    13. Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;
    14. Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;
    15. Use of known technique to improve similar devices (methods or products) in the same way;
    16. Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;
    17. “Obvious to try”- choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;
    18. Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations would have been predictable to one of ordinary skill in the art;
    19. Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.

    霍夫曼的黃色小鴨當然有著作權!


    (本文原刊載於北美智權報第99期:霍夫曼的黃色小鴨當然有著作權!
    陳宜誠律師,東吳法學碩士/台大電機碩士

    做為一個藝術創作,霍夫曼的黃色小鴨當然有著作權。霍夫曼沒有或沒法把其漂浮水面之巨大黃色小鴨創作申請設計專利或商標,並不表示他人就可以任意瓢竊此一創意,推出自己的山寨版黃色小鴨,法律規定必須如此,大家必須有此正確認知,我國才能叫做尊重智慧財產權。


    圖1. 黃色小鴨在日本大阪(圖片來源:www.florentijnhofman.nl
    圖2. 黃色小鴨在高雄   (圖片來源:www.florentijnhofman.nl
    荷蘭概念藝術家霍夫曼(Florentijn Hofman)創作的大型充氣黃色小鴨(Rubber Duck)藝術品(台灣稱其為「黃色小鴨」;大陸稱為「大黃鴨」;香港稱為「巨鴨」或者「橡皮鴨」),巡迴造訪世界各地港口,喚起大家對於童年在浴池裡與黃色小鴨共浴之歡樂記憶之後,造成群眾觀賞風潮,因此各種「山寨版」黃色小鴨事件也層出不窮,在台灣也鬧出著作權爭議,霍夫曼指責基隆市主辦單位未經允許就用霍夫曼的名字與「授權」(註1),而在基隆港務局攤位販賣其自行設計之福氣鴨與快樂鴨的人(范可欽)(註2),公開指稱黃色小鴨根本沒有著作權,何來授權或侵權之說(註3)。許多人為文反對或支持前述言論,造成社會紛擾,筆者因而為此文。
    圖3. 黃色小鴨在基隆
    (圖片來源:黃色小鴨來基隆 Rubber Duck Welcome To Keelung
    巨大黃色小鴨當然具有著作權
    據報導(註4),我國智慧財產局局長王美花,日前在立法院經委會中應立委要求對本案作出說明,「霍夫曼將黃色小鴨大型化有創作性,是著作權,但因目前著作權不用申請,有爭議的話,是由法院判決」。
    筆者完全同意王局長上述說法,這個見解是對的,霍夫曼創作的大型充氣黃色小鴨(以下在有區別必要時,稱之為巨大黃色小鴨),當然具有著作權。這是因為我國對於著作權採取創作保護主義,除法定不予著作權的事項(著作權法第9條參照)(註5),只要是你的創作,具有原創性,你就擁有它的著作權。而且,不用申請,創作完成就當然擁有其著作權,不必問智慧局的意見(同法第10條參照)(註6)。外國人的著作權,也依照國際條約或雙邊協定,以及經行政院核准的機構間所簽訂之協議而受到保護(同法第4條及第115條參照)。若有爭議,也請上法院提告解決,智慧局毫無置啄餘地。
    但據同一報導,她接著又指出,「若是小型黃色小鴨,由於外型與自然界小鴨接近,沒有著作保護問題」。
    筆者必須指出王局長這個說法並不正確!筆者認為這可能是記者報導錯誤,將王局長原意扭曲所致,或者王局長當時可能發生口誤。各位試想,唐老鴨或Helly Kitty貓,僅因其外型與自然界小鴨或小貓接近,怎麼可能就會沒有著作權呢?這個說法不對嘛。
    若非口誤或者報導錯誤,筆者猜想智慧局王局長會認為小型黃色小鴨因為其外型與自然界小鴨接近就不受著作權保障的說法,其來源可能是來自深圳大學法學院李揚教授的看法,他說:『黃鴨作為一個洗浴玩具已存在近百年歷史,無論是鴨子的身子、頭部、眼睛,還是這三個要素的組合,都是公有領域中創作要素的簡單使用和搭配組合,與自然界中的鴨子形象沒什麼區別,不能構成「美術作品」,故不受到著作權法的保護』(註7)。
    如果這說法成立,那人像畫也是人的身子、頭部、眼睛的組合,寫生繪畫也是很接近自然界的景物,與自然景物沒什麼區別,攝影更是自然景物的直接紀錄,與自然景物完全相同,那他們也就都沒有著作權了喔?顯然不是嘛!
    而且,與自然界生物造型相同,是智慧局不予設計專利的核駁理由之一,與判斷著作權的有無,根本沒有關係!
    小型黃色小鴨有可能不受著作權保護
    筆者認為小型黃色小鴨有可能不受著作權保護的原因,不是因為其外型與自然界小鴨接近,而是其原版浴室小鴨的著作權可能已經到期,詳述如下。
    著作權保護的是人類精神的創作,著作人是指創作著作之人,而所謂創作是著作人思想或感情之表現(註8),因此必須是具體的「表達」(Expression)(著作權法第10-1條參照)(註9),而非概念(idea),且足以表現作者的個別性。既然稱之為創作,其就必須具有原創性(Originality),即其為獨立創作,不是單純抄襲或模仿他人之作品,而能表現作者特性,為其人格之延伸,且必須為文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作(同法第3條第1款參照),還有必須為得為著作權之標的者(同法第9條參照)。
    惟於1989年,美國Sherman教授等提出「概念與表達合併原則」 (The merger doctrine of idea and expression)」,或稱「概念與表達合一原則」,是指某一概念之表達非常有限,並無法用不同表達呈現此一概念時,該概念與其表達即已併合為一,假若我們保護這些有限的表達,實質上就使人可以獨占此一概念,而且這些有限的表達本身,任何人來完成均相同,並不具有著作權法所要求的原創性,所以在此特殊的表達極為有限之情況下,並不給予其著作權的保護。例如,產品說明書或使用手冊,會因其表達的呈現方式極其有限,而不予著作權保護(註10)。
    不知道讀者看到前段最後一句話,會不會跟筆者一樣覺得很錯愕?筆者雖然完全同意前段有關合併原則的論述,也同意當表達極為有限時,應該要適度限縮著作權可以主張的範圍,但是不能認同該段最後一句話的結論。舉例來說,那個微軟公司的Office產品說明書或其視窗作業系統的使用手冊,怎麼會沒有著作權,所以大家都可以放心大膽的盜拷呢?這說理並不通耶。
    同樣的,既然使用手冊或說明書沒有著作權,因此若我國某廠商覺得Adobe Photoshop賣得太好,想要分一杯羹,除撰寫程式仿效其功能外,照此說理,它還可以將Adobe Photoshop的使用手冊直接複製,隨程式發售,而不用擔心侵權嗎?顯然不是這樣嘛。
    而且,使用程序語言寫作電腦操作功能有其規則性與嚴格限制性,絕大情況下,說一就只能寫一,沒有其他表達的可能,其表達會比其使用手冊更為受限,而其編碼(Compile)成為機器代碼的過程,更是一一對映,沒有其他表達的可能,那麼照此說理,任何電腦軟體(程式的組合)也沒有著作權嘍,所以任何人都可以盜拷Adobe Photoshop或微軟的Office軟體來販賣了嗎?顯然更不是這樣嘛!
    筆者認為不該以剝奪創作人的著作權,來處理這種表達極為受限的特殊狀況,原因是因為我國立法上,如前所述,採取的是著作權當然發生主義,只要是你的獨立創作,你就是著作人,就有其著作權,於法無據的情況下,並不能任意剝奪人民已經取得的著作權。所以,在某一概念之表達非常有限,該概念與其表達已經幾乎併合為一的特殊情況下,筆者認為並不是剝奪其著作權,而是該著作權的權利範圍自然會因此而大幅限縮。
    也就是說,在這種表達極度受限,所有表達都十分相似的特殊情況下,表達的相似是必然的,只要某人的作品為獨立創作,或者即使為相同的表達,但只要確定創作人不是單純抄襲或模仿他人之作品(完全的接觸與複製),即其具有原創性,不但可取得自己的著作權,並且也不侵害他人原表達的著作權才是(註11)。
    所以,在我國,微軟公司的Office產品說明書或其視窗作業系統的使用手冊仍然有其著作權,他人不能任意抄襲仿製。但其功能描述的表達如果非常有限時,也就是說該種表達的相似是必然的,在這種特殊狀況下,即使他人著作的內容與原著作相似或雷同,即其表達為「實質相同」時,只要他不是單純抄襲或模仿他人之作品,即具有原創性,法院仍應判定其為不侵權。
    巨大黃色小鴨與一般浴缸小鴨皆沒有著作權?
    我們都知道,單純抄襲或模仿他人之作品,不但侵害他人著作權,因其並不具有原創性,抄襲或模仿所得的成品,也沒有取得著作權。而著作權已經過期的創作,就成為公共財,為全人類所有,任何人都可以任意使用或仿製之。
    同樣的,販賣人(范可欽)委任的律師闕光威也曾指出,「150年前創作出的黃色小鴨現已屬於公領域範圍,全世界都可自由創作;中國知識產權局也宣布,黃色小鴨與一般浴缸小鴨皆因缺乏原創性,不受版權(著作權)保障」(註12)。
    若霍夫曼所根據的原版卡通造型浴缸小鴨是早在150年前就創作出來的(此點本文後面會討論到,先假設其說法為真),則筆者認為闕律師的發言前段是正確的,也就是說其著作權應該已經過期,成為公共財,則任何人都可以使用該原版卡通造型浴缸小鴨為範本而仿製之。
    這也是筆者前面所說的,小型黃色小鴨有可能不受著作權法保護的原因,也就是說,在原版浴室小鴨造型的著作權已經到期的情況下,該小鴨卡通造型已經成為公共財,則任何人都可以仿製販售,並不會發生侵害其著作權的問題。另外著作權法禁止的是故意的仿冒與抄襲行為,允許他人獨立創作為與原始創作雷同或甚至相同的表達,所以,另一個人只要沒有接觸過原版小型黃色小鴨著作,即使創作出同樣一個一模一樣的小型黃色小鴨作品,也不會構成侵權。
    但是筆者認為,此一仿製過程中,若有加上自己的創意或設計,因此產生與其「實質不相似」(看起來就是不同)的創作,有原創性,就當然可以取得該創作的著作權,例如霍夫曼設計的巨大黃色小鴨與原版浴缸小鴨身形比例有明顯不同,以及台灣廠商創作的「紅面番鴨」(如圖4),它也是卡通化的小鴨外型創作,但看起來就不像原版浴室小鴨,為實質不相似,或為獨立創作,應有其著作權。
    紅面番鴨,桃園,黃色小鴨,薑母鴨
    圖4. 國內某廠商之「紅面番鴨」(圖片來源:關老爺養生薑母鴨)
    但闕律師的發言後段說大陸知識產權局宣布黃色小鴨不受著作權的保護,筆者認為應是誤解,因該篇文章是作者投稿到其知識產權報獲得刊載(註13),並不是官方的意見。而且,大陸對於著作權(又稱之為版權),也是採創作保護主義,只要創作完成,創作者當然擁有其著作權(註14),而外國人的著作權,也依照國際條約或雙邊協定受到保護,並不必問知識產權局的意見。
    而該篇文章還引用美國最高法院Feist案判例。在該案中,美國聯邦最高法院認為除滿足原創性要求的獨立創作之外,還要加上少量必要的創造性,因此除前述之原創性外,又添加了所謂創造性為可授予著作權的判斷要素之一。因而,該文作者認為大黃鴨(大陸對於黃色小鴨的稱呼)不具創造性(註15),並不受著作權法的保護云云。
    但若遵行此說,於原創性外,又添加創造性,使其成為合法著作權客體的要件,筆者認為實於法無據,而且參看著作權法立法沿革,立法者也從未表達有任何限縮著作權客體的意圖。筆者更認為,著作權是人民的一個權利,法院必須依法判決,而行政機關(例如智慧局)也必須依法行政,若法院或行政機關自行添加法律所無的限制,以浴缸小鴨或黃色小鴨無創作性為由,而剝奪其著作權,這是明顯違憲(註16)又違法(註17)的行為!
    筆者認為這跟我國法院實務對待外國A片的態度一樣,現在我國法院認為出版或散佈淫穢物品雖有刑法問題,但是肯認淫穢物品仍有著作權,且其保護並不可以有任何打折情事,不容他人任意盜拷。
    也就是說,我國法院的最新實務見解是,著作權法已經修正為保護我國與他國有簽訂互相保護著作權協定的他國著作(註18),且著作權法並未明文排除淫穢物品(例如專利法就明文排除妨礙公序良俗的技術或產品(註19)),從立法歷程來看,立法者也從未有特意排除淫穢物品於著作權保護範圍之外的意圖,所以即使是人獸交、無教育性或醫學價值的硬蕊(hardcore)淫穢A片(這是我國大法官對於淫穢物品於釋字617號解釋所做出的定義),現在也受我國著作權法的保護,他人不能再任意盜拷銷售。
    同理,歷年來對於模仿自然界小鴨造型的小型卡通化黃色小鴨有許多,例如TOLO公司的原版浴室小鴨,范可欽的福氣鴨、快樂鴨,迪士尼的唐老鴨等(請搜尋” 卡通鴨子圖片”,就可看到各式各樣的卡通化鴨子造型),筆者認為雖然其外型與自然界小鴨接近,但只要有其設計上的原創性,仍然有其著作權,他人就不能任意盜拷銷售。
    只是在將自然小鴨外型創作為卡通造型小鴨的表達過程中,若碰到本文前述的「表達極為有限」(例如僅有鴨子的身子、頭部、眼睛,還有這三個要素的組合,使得所有的卡通造型小鴨都極為相似)的特殊狀況時,此時各種卡通化造型黃色小鴨,因為其「設計上的擁擠」現象,所以也如本文前所述,筆者認為法院判斷其是否為仿製抄襲(實質相同)的非獨立創作的標準,就應該緊縮,也就是說,只要有外觀上可以察覺的不同,就應判定為不相似,而不侵權。但是我們參看Wikipedia/虛構鴨子名單,可以看到上面有上百件卡通化的鴨子造型,這個認為將自然小鴨外型創作為卡通造型小鴨的表達極為有限的說法,似乎不能當然成立,還要法院依據個案細察之。
    黃色小鴨只是一個概念嗎?
    國內學者章忠信也為文認為,『因為黃色小鴨是大自然的生物,因此任何人以黃色小鴨為創作主題的繪畫、雕塑等著作,都是可以受著作權法保護的「表達」,沒有人可以獨佔此「概念」,所以將黃色小鴨作成大黃鴨的「概念」,並不能受著作權法保護,因此,霍夫曼的巨大黃色小鴨的裝置藝術「概念」,既不受著作權法保護,任何人真的去將自己創作的黃色小鴨放大,放置在公開場合,霍夫曼亦不能主張著作權受到侵害(註20)』。真的是這樣嗎?
    首先,筆者同意該學者發言之前段,即著作權法保護的是思想的「表達」,而不是思想本身,或「表達」所含的「方法」或「觀念」,因為沒有人可以被允許獨占某個思想或觀念。這是為避免「方法」或「觀念」被壟斷(除非它的技術利用性、新穎性、進步性,達到可以獲得專利的程度),不利於「方法」或「觀念」的傳承、散布或流通(註21)。
    但是,霍夫曼已經把這個巨大黃色小鴨費盡苦心製作出來,還有該學者於文章中所詳述的種種特殊設計(註22),還巡迴各國到處展示,怎麼會只是一個「概念」,而不能取得著作權呢?
    至於販賣人(范可欽)與其委任律師闕光威又主張黃色小鴨是全人類共有財產云云,正如國內某專研智財權法學者所闡述的,黃色小鴨固然是人類早就有的玩具,但霍夫曼若有自己特定的創意與設計(這是大重點!),例如身形比例等,仍有其著作權,若其他人要改做,仍需創作者同意(註23),並沒有巨大黃色小鴨不能取得著作權的道理,此點筆者大力贊同之。
    而且著作權包括財產權與人格權,前者一般指重製權、改作權等,後者則是作者有權利要求「作品的完整性」,強調整個創作概念的完整性,就會包括不能任意改動展品形式等。正如該學者所舉例,霍夫曼有權主張他的黃色小鴨不能旋轉,或是在陸地上展出的「旱鴨子」等,此點筆者亦贊同之。
    黃色小鴨是不是一個藝術創作?
    我們都知道單純的仿製(重製行為)他人創作物而與其「實質相似」(substantially similar),即非獨立創作的成果,因為沒有原創性,並不是創作,而是重製品,所以並不受著作權保護。
    假設我們接受大陸學者的說法,「像洗浴黃鴨這類實用藝術品只有構成『美術作品』時,才構成著作權法意義上的作品」(註24),並採用美國最高法院的見解,認為創作物除了原創性,還需要創作性,才能算是一個藝術創作,才能成為合格的著作權保護標的的話。那麼,讓我們接著探討霍夫曼先生的巨大黃色小鴨創作有無創作性,也就是說,把浴缸小鴨放大,並且放在城市中的廣闊水域裡,算不算一個藝術創作(美術作品),而受到著作權保護呢?
    筆者認為霍夫曼先生創作巨大黃色小鴨的藝術手段雖然不新,就是將童年浴室伴浴的黃色小鴨,製作成數公尺高的大黃鴨,設置在公開場合吸引目光。但他在擴大原物的過程中融入了自己的想法,而「想法」很重要,因為這是判斷作品是否屬於藝術創作的重要關鍵。筆者認為他的這個想法,可讓人回憶起其快樂童年(註25),照各國著作權法規來看,絕大部分國家都認為其是個景觀藝術創作,具有原創性而受到著作權的保護,這點如同我國智慧局王美花局長稍早的回應,認為「從各國政府都與其簽約,就可證明他擁有此產品的智慧財產權」等言論,就可以明瞭(註26)。
    筆者也同意劉石庵先生於《缺文創認知 才妄想改鴨》(註27)一文中的看法,他說:『黃色小鴨展出時,其魅力來源不僅止於橡皮鴨造型的「可愛感」,尺寸造就的「壯觀感」與「稀奇感」,還有與周邊環境的「突兀感」與「不協調感」,例如在基隆展出場次,超可愛的小鴨背景就是一艘艘海巡署緝私艦以及遠方的軍艦,這種突兀的視覺效果展現出的魅力,與在高雄或桃園展出時不同』。劉先生講得真好,筆者贊同之!
    筆者因此認為霍夫曼的巨大黃色小鴨,是個公開演出(performing art屬於以「其他方法」向現場之公眾傳達其著作內容的一個文藝創作,而應該受到我國著作法的保護註28)。
    同時,劉石庵先生還於同文中指出,『霍夫曼堅持小鴨不可以在外型與展出方式上任意改造,才能維持那種同一隻小鴨環遊世界的感覺,也避免文創商品最保護的「單一形象」模糊化。如果可以將小鴨移到陸地上當「旱鴨子」展出,那麼以後就可以在百貨公司廣場展覽,在總統府凱達格蘭大道、市政府市民廣場展覽,在清境旅遊中心停車場展覽,那黃色小鴨與一般的大型充氣公仔有何差異?基隆的策展單位異想天開地要把黃色小鴨改造為「旋轉鴨」,還說要配上「呱呱聲」,都是顯然對這其中的道理欠缺掌握』。筆者亦贊同之。
    對呀,既然霍夫曼的巨大黃色小鴨,是個演出創作,具有著作權,當然不可以任意竄改或破壞其演出方式,否則除了違約之外,也同時侵害創作者的著作人格權的完整性與著作財產權的改作權利。例如,國內電視綜藝節目若未經授權而完全抄襲他國播出電視節目的演出內容、佈景、擺設、走位等,僅換以國內藝人來演出,就是對於他人演出創作著作權的明顯侵害,創作者知悉時,當然會很憤怒而提告。同樣的,對於霍夫曼的巨大黃色小鴨演出,他人也必須尊重其著作權,不可任意仿製或改作。
    另外,筆者認為這個可愛卡通造型黃色小鴨的原始著作權應該屬於香港商TOLO公司(至於該造型是否源於更早期的浴室小鴨,且與其實質相似,而該早期浴室小鴨造型的著作權早已經過期,則屬另一課題,本文前也已討論過),霍夫曼當初有了做巨大黃色小鴨的想法後(註29),還經過多方選擇與試驗,最後選擇香港商TOLO公司的卡通造型浴缸小鴨並與其合作取得改作的授權,霍夫曼做自己的橡皮鴨藝術作品,而TOLO公司則負責生產限量版玩具橡皮鴨進行銷售(註30)。因此,並沒有所謂霍夫曼的黃色小鴨本身會侵害原版浴室小鴨的著作權等情事。
    而且,每個地方展出的黃色小鴨,都是霍夫曼特別設計與訂製,其大小與材質要配合展出當地的環境重新製作,才能把黃色小鴨的可愛造型放大成各位現在看到的,在各地巡迴展出的巨大黃色小鴨(註31)。你看到這樣繁複與有特色,且因地制宜的創意實現過程,還有它帶給觀賞者的視覺與娛樂效果,你能夠說他沒有創作性嗎?
    藝術家霍夫曼曾說過:「黃色小鴨不會說話,只是這麼靜靜浮在水上,反映現況,這正是這件藝術品偉大不凡之處」。
    例如,這次黃色小鴨在基隆蒙難,到基隆港展出後,被灰塵汙垢燻得「黑鴨鴨」,變成「髒小鴨」,後來還長出胸毛,變成「龐德鴨」,需要被清洗(如圖5),就可以反映現況,凸顯基隆的空氣汙染有多嚴重,需要被大家正視。
    圖5. 被清洗的黃色小鴨
    (圖片來源:黃色小鴨來基隆 Rubber Duck Welcome To Keelung
    這樣平凡又不平凡,能夠反映現實引人深思之作,怎麼會不是一件藝術創作呢?
    所以,綜上所言,做為一個藝術創作,霍夫曼的巨大黃色小鴨當然有其著作權,筆者認為這是無庸置疑之事。
    著作權不保護創意,而是保護其表達
    但我們要注意的是,任何人,包括霍夫曼,都不能獨占這個將浴缸玩具放大然後放置於水面的創意。例如假如有人真的實現與在某港口展出,如圖6所示網友KUSO之巨大薑母鴨,因其明顯與巨大黃色小鴨創作有所不同,為實質不近似,或為同一概念的另一表達,因為該種表達的有限性,並不需要得到霍夫曼的同意。
    黃色小鴨,光榮碼頭,薑母鴨,紅面番鴨
    圖6. 網友KUSO之「巨大薑母鴨」(圖片來源mobile01)
    又例如底下圖7的大陸山寨黃鴨,筆者認為其僅為概念(idea)之盜用,其為一隻小鴨帶領多顆能飄浮水面雞蛋的概念,我們只能說創作者的品味不高,更凸顯了大陸抄襲成風、山寨成群的惡習,但尚非著作權之侵害,因為要達到魚目混珠、以假亂真,實質相同的程度,才會構成著作權的侵害,吾人不可不辨。
    易百科:大黄鸭版权之争
    圖7. 大陸山寨黃鴨氾濫(圖片來源:易百科:大黄鸭版权之争
    再例如,他人也可以將一個其他造型的浴缸玩具,例如唐老鴨,照比例放大,然後放到港口或湖泊的水面上,先不管這隻漂浮在水面上的巨大唐老鴨會帶給觀眾什麼感受,只要這個演出,不要那麼像霍夫曼的巨大黃色小鴨展覽,就不會侵害該演出的著作權了。當然,這隻巨大唐老鴨,若未經迪士尼授權,會不會侵害迪士尼對於唐老鴨這個卡通造型的著作權呢?讀者都知道答案,筆者也就不多說了。
    混淆視聽、魚目混珠者,只有違約責任嗎?
    我國法院在考量著作財產權侵害與否,須考慮之基本要件為:被告須有「接觸」(access)原告之著作;被告之作品與原告之著作須有「實質相似」(substantial similarity);以及實質相似部分必須為著作之「表達」(expression),而非僅屬著作之「構想」(concept)或「觀念」(idea)本身(註32)。
    因此,假設TOLO公司原版浴室小鴨有著作權且未到期,則他人仿製(所謂魚目混珠或以假亂真)或販售小型卡通造型「黃色小鴨」,要不侵權的前提,如網友所述,要嘛是基於自然界小鴨造型的獨立創作(也就是有一個從未聽聞過TOLO公司原版浴缸小鴨以及該巨大黃色小鴨展覽情事的人,自行創作出其巨大黃色小鴨或小型黃色小鴨浴缸玩具),要嘛就要得到TOLO 公司或霍夫曼的合法授權,才能仿製或販售這個「經過TOLO公司授權並且經過霍夫曼重新設計的卡通造型黃色小鴨」以及其改作,否則在著作權上就是同時侵犯了TOLO公司原版黃色小鴨的重製權,以及霍夫曼巨大黃色小鴨的改作權(註33)。
    還有,不管霍夫曼對於其黃色小鴨有無著作權,他都可以透過合約授權簽約主辦單位(例如基隆市政府)銷售底部有他簽名的官方版小小黃色小鴨或周邊商品,對於行銷不是他授權卻主張經他授權(即冒名或偽稱獲有授權)販賣黃色小鴨或周邊商品的人,霍夫曼當然可以主張其為冒名的侵權與涉嫌詐欺的行為,而提告要求停止侵權行為(例如不可冒名與撤除商品)與求償(註34)。另外,霍夫曼當然可以對主辦單位的不當行為(例如放任他人侵權)主張其違約,而要求損害賠償,所以主辦單位才會趕快委請律師對販賣方(范可欽)寄出存證信函。
    而且因為販賣方(范可欽)公開聲稱這就是霍夫曼官方授權的商品,或對外公開表示這些都是有授權的黃色小鴨(註35),或聲稱其無著作權,或對霍夫曼的維權言行有所公開指摘(註36),所以在法庭攻防上幾乎沒有任何辯駁的空間。因此,在這方面販賣方(范可欽)除了可能侵犯著作權之外,還可能有冒名的侵權行為(公開表示擁有官方授權),以及觸犯詐欺罪(傳遞不實資訊,使人陷於錯誤而交付財物)或誹謗罪(故意以不實言論毀損他人名譽)的嫌疑,不僅如智慧局局長於立法院所說,這事件只是違約的問題而已。
    再者,販賣方(范可欽)在報導裡說:「他光在台灣這個小島就賣了3個城市.....」,似乎相當不滿,如國內某專研智慧財產法學者所質疑的,難道他不知道這正是屬於著作權的「授權範圍」的概念嗎?而且,即使無涉著作權,販賣方(范可欽)的公司,當初自願與主辦單位及霍夫曼簽約合作,當然也就受到該等契約授權條件的約束,現在人家有授權的可以賣,你若沒有得到授權就不能賣,主辦單位也叫你不要賣否則後果自負(註37),這更是理之所當然,你有什麼好抱怨的呢?
    還有,販賣方(范可欽)擁有其自行創作的福氣鴨與歡樂鴨之著作權(注意,這當然還要看其是否具有原創性而定),並為其分別註冊取得我國的商標權,這與范先生的福氣鴨與歡樂鴨創作,是否侵害霍夫曼先生創作之黃色小鴨的著作權,還有是否為違約的行為,根本毫無關係,兩者分屬二事,不能混為一談。
    也就是說,即使販賣方(范可欽)有為其創作取得商標或專利,他的製作與販售與他人商品外觀相同或類似商品的行為,仍然有可能侵害TOLO公司及霍夫曼的著作權,或者違反當初兩者之間的合約規定而違約,如前所述還可能有冒名的侵權行為或詐欺的嫌疑,甚至可能因為范的公司有不正的商業競爭行為(比附攀引他人商譽,混淆視聽,魚目混珠,使消費者真假難辨等)(註38),而觸犯公平交易法(註39)。
    總之,做為一個藝術創作,霍夫曼的黃色小鴨當然有著作權。而霍夫曼沒有或沒法把其漂浮水面之巨大黃色小鴨創作申請設計專利或商標,並不表示他人就可以任意瓢竊此一創意,推出自己的山寨版黃色小鴨,法律規定必須如此,大家必須有此正確認知,我國才能叫做尊重智慧財產權。
    (註:藝術家霍夫曼的創作不只巨大黃色小鴨而已,可參見其官網:http://www.florentijnhofman.nl,底下截圖為其部分創作。) 

    附註

    1. 霍夫曼怒批 醜陋的商業怪獸,自由時報,記者李雅雯/基隆報導,2013-12-22。
    2. 「除了鴨爸賀夫曼授權的荷蘭鴨外,基隆港務局攤位也賣范可欽設計的福氣鴨和快樂鴨,現在主辦單位說要對這些商品追法律責任,聽在同樣也有賣黃小鴨周邊的攤商耳裡,認為這小鴨長的都一樣,哪還有分是誰的」,荷蘭鴨.福氣鴨.快樂鴨「3胞胎」霧煞煞,壹電視,2013-12-23 18:45。
    3. 范可欽:霍夫曼無小鴨著作商標權中時即時江慧珺,2013年12月22日 12:01。
    4. 黃色小鴨爭議 智財局:小型鴨沒著作權、商標侵權問題,NowNews,記者顏真真/台北報導,2013年 12月 25日  11:04。
    5. 著作權法第9條:「下列各款不得為著作權之標的︰
      一、憲法、法律、命令或公文。
      二、中央或地方機關就前款著作作成之翻譯物或編輯物。
      三、標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆。
      四、單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作。
      五、依法令舉行之各類考試試題及其備用試題。
      前項第一款所稱公文,包括公務員於職務上草擬之文告、講稿、新聞稿及其他文書。」
    6. 著作權法第10條:「著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者,從其規定。」
    7. 李揚教授表示,即使原版的橡皮小黃鴨也難以認定為受著作權法保護的作品,更不用說霍夫曼的「黃色小鴨」了。所以他認為,就橡皮黃鴨而言,無論其大小,都並不屬於受著作權法保護的作品。參「大黃鴨」陷入版權泥淖,深圳特區報,2013-08-06。
    8. 例如火車時刻表、匯率表、提貨單/載貨證券之記載等,非屬表現「思想、感情」,而僅為羅列事實。
    9. 著作權法第10-1條:「依本法取得之著作權,其保護僅及於該著作之表達,而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」
    10. 參章忠信,甚麼是「觀念與表達合一原則」?,著作權筆記。
    11. 在國內某些學者的文章裡,還舉法律契約為例,認為其表達有限,而不受著作權法的保護。筆者身為律師,非常不能同意此一論點。因為任何契約,都是為了滿足當事人雙方的特定目的而撰擬,雖然受限於必須符合法規的明文規定,但其內容應為創作人的心智活動結晶,能夠充分表達撰擬者的智識與經驗,所以每一份契約都是經過千錘百鍊與多方考慮,使其前後連貫、環環相扣、權利義務均衡等,雙方當事人才會簽約,又沒有強制公開的必要,怎麼會沒有著作權呢?
    12. 范可欽、霍夫曼 大打鴨權戰爭,中國時報,2013-12-23,曾百村、江慧珺、劉育辰/綜合報導。
    13. 作者鄧豔誼、關曉海於2013年8月31日,在中華人民共和國國家智慧財產權局出版之智慧財產權報發表文章《從"大黃鴨"談作品原創性與創造性》,並於該局網站上刊出。文章中結合了國外的司法實踐案例,對原創性與創造性及其兩者的關係進行闡述,並針對《大黃鴨》與浴缸鴨「表達的實質相同」、合併原則及缺乏創造性,決定浴缸鴨難獲版權保護。
    14. 參中國大陸之著作權法第二條:「中國公民、法人或者其他組織的作品,不論是否發表,依照本法享有著作權。
      外國人、無國籍人的作品根據其作者所屬國或者經常居住地國同中國簽訂的協定或者共同參加的國際條約享有的著作權,受本法保護。
      外國人、無國籍人的作品首先在中國境內出版的,依照本法享有著作權。
      未與中國簽訂協定或者共同參加國際條約的國家的作者以及無國籍人的作品首次在中國參加的國際條約的成員國出版的,或者在成員國和非成員國同時出版的,受本法保護。」
    15. 參鄧豔誼、關曉海,從"大黃鴨"談作品原創性與創造性,智慧財產權報,中華人民共和國國家智慧財產權局,2013年8月31日。
    16. 中華民國憲法第15條:「人民之生存權、工作權及財產權,應予保障。」
      第23條:「以上各條列舉之自由權利,除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序,或增進公共利益所必要者外,不得以法律限制之。」
    17. 中央法規標準法第 5 條:「左列事項應以法律定之:
      一、憲法或法律有明文規定,應以法律定之者。
      二、關於人民之權利、義務者。
      三、關於國家各機關之組織者。
      四、其他重要事項之應以法律定之者。」
      第 6 條:「應以法律規定之事項,不得以命令定之。」
      行政程序法第4條:「行政行為應受法律及一般法律原則之拘束。」
      第10條:「行政機關行使裁量權,不得逾越法定之裁量範圍,並應符合法規授權之目的。」
    18. 著作權法第4條:「外國人之著作合於下列情形之一者,得依本法享有著作權。但條約或協定另有約定,經立法院議決通過者,從其約定︰
      一、於中華民國管轄區域內首次發行,或於中華民國管轄區域外首次發行後三十日內在中華民國管轄區域內發行者。但以該外國人之本國,對中華民國人之著作,在相同之情形下,亦予保護且經查證屬實者為限。
      二、依條約、協定或其本國法令、慣例,中華民國人之著作得在該國享有著作權者。」
      第115條:「本國與外國之團體或機構互訂保護著作權之協議,經行政院核准者,視為第四條所稱協定。」
    19. 專利法第24條:「下列各款,不予發明專利:
      一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法,不在此限。
      二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。
      三、妨害公共秩序或善良風俗者。」
      第 124 條:「下列各款,不予設計專利:
      一、純功能性之物品造形。
      二、純藝術創作。
      三、積體電路電路布局及電子電路布局。
      四、物品妨害公共秩序或善良風俗者。」
    20. 參章忠信,防「山寨鴨」橫行 談「黃色小鴨」著作權保護,科技與法律,資訊社會,udn數位資訊,2013/06/24。
    21. 同前註。
    22. 「霍夫曼的黃色小鴨並不是普通的小鴨,他的設計有很複雜的技術在其中。每一次展出的黃色小鴨,外型大小與內部結構並不相同,必須要結合水域面積、風向與風力、漂浮穩定性、觀看視角等綜合環境因素」,同前註。
    23. 智財權爭議 合約中載明才可開發,自由時報,焦點新聞,自由電子報,2013-12-23。
    24. 李揚教授表示,像洗浴黃鴨這類實用藝術品只有構成『美術作品』時,才構成著作權法意義上的作品,參「大黃鴨」陷入版權泥淖,深圳特區報,2013-08-06。
    25. 在西方國家中,孩子們洗澡的浴盆末端一般都會拴上一隻「橡皮鴨」,好讓其玩水,因此這一巨大漂浮水面的黃色小鴨,馬上會讓觀賞者聯想到自己的快樂童年。參易百科:大黄鸭版权之争,2013-09-14 00:51:41。
    26. 「經濟部智財局長王美花指出,把黃色塑膠大鴨子放在港口或水塘,原始創意發想人是霍夫曼,這應是沒有爭議的,從各國政府都與其簽約,就可證明他擁有此產品的智慧財產權。要釐清霍夫曼與范可欽的爭議,須檢視當初合約內容,如果合約內容未規範到周邊商品權利,兩造因此發生爭端,還是要尊重原創者的智財權。」,同前註。
    27. 劉石庵,缺文創認知 才妄想改鴨,黃小鴨掀波,民意論壇,意見評論,聯合新聞網,2013.12.24 04:38 am。
    28. 我國著作權法第3條規定,「公開演出:指以演技、舞蹈、歌唱、彈奏樂器或其他方法向現場之公眾傳達著作內容。以擴音器或其他器材,將原播送之聲音或影像向公眾傳達者,亦屬之」。中國《著作權法實施條例》也規定,外國人在中國境內的表演,受著作權法保護。
    29. 霍夫曼於2013年6月在北京說明:「真正的起點是,我曾經從荷蘭一位畫家的風景畫裡看到一隻鴨子。」霍夫曼表示於2001年時,「橡皮鴨」在其頭腦中僅是一個概念,經過5年才最終誕生。參「黃色小鴨」9月游到北京 停留在三環附近水域,鳳凰網,2013年6月23日。
    30. Osaka's Giant Duck. 2012-10-24.
    31. 事實上霍夫曼在世界各地展覽的黃色小鴨並不是同一隻,在荷蘭的黃色小鴨的身高只有5公尺,在法國的則有26公尺,為目前世界上體積最龐大的黃色小鴨,而香港的則是16.5公尺。因為霍夫曼根據每座城市的天氣、潮汐及擺放位置等不同條件,對其作品重新設計尺寸,並且強調是為本地製造,他希望藉由每個城市參與製作,讓當地居民能夠更喜好黃色小鴨,後來在臺灣高雄、桃園和基隆的黃色小鴨一樣都是18公尺高,並列世界第二、亞洲最高的黃色小鴨,但是桃園和基隆的黃色小鴨為了防風再加重了1.3倍,展出的期限都是以簽約的內容而定。參Wiki/大黃鴨
    32. 參羅明通律師,著作違法抄襲之判斷基準-兼談電腦軟體著作權之侵害
    33. 但是,若論者以TOLO公司原版玩具橡皮鴨,仿製自更早版本玩具橡皮鴨,至今已過百年,所以其著作權已經過期,而不受保護,這就屬另一回事,若其為百年前浴室小鴨的單純仿製而非改作,筆者當然就同意因其無任何原創性,而不受著作權保護。
    34. 參章忠信,防「山寨鴨」橫行 談「黃色小鴨」著作權保護,科技與法律,資訊社會,udn數位資訊,2013/06/24。
    35. 「基隆小鴨爭議,很明顯就是有些商品未獲霍夫曼授權,但卻宣稱官方、正版,甚至在展區公然販售,才讓霍夫曼感到被侵權與不受尊重。」,都曾辦鴨展 雄桃說要尊重原創,自由時報,焦點新聞,自由電子報,2013-12-23。 『但基隆策展單位不只在小鴨來台記者會上,就公然出示盜版的黃色小鴨,後續更在未告知原創者的情況下,製作一系列的衍生商品並宣稱獲得授權,這不僅是對藝術創作者的羞辱,更讓人質疑連基本的法律素養都沒有,難怪會讓國外藝術家看得瞠目結舌,形成另類的「看見台灣」。』,參霍夫曼教我們的事:真誠、尊重,聯合晚報╱記者林敬殷/特稿,國內要聞,聯合新聞網,2013.12.21 02:55 pm。
    36. 范可欽:霍夫曼無小鴨著作商標權中時即時江慧珺,2013年12月22日 12:01。
    37. 『「黃色小鴨快樂基隆」發起人黃景泰再度鞠躬向全台小鴨迷致歉,並宣布這次黃色小鴨在基隆唯一官方授權商品就只有霍夫曼授權的「霍」版小鴨,也已經委由律師在昨天上午寄出存證信函給前策展人范可欽,要求范可欽停止在展館內販售未經霍夫曼授權的商品,否則後果自負。』,消鴨爸怒氣 存證信函寄給范可欽,中國時報,劉育辰/基隆報導,2013年12月24日 04:10。
    38. A小姐,別假借「廣告才子」妖言惑眾 范可欽有失厚道,ETToday,2013/12/23。
    39. 公平交易法第20條,「事業就其營業所提供之商品或服務,不得有左列行為︰
      一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標 、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵,為相同或類似之使用,致與他人商品混淆,或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。」